人民法院案例庫：將他人技術(shù)秘密申請(qǐng)專利侵權(quán)案件審查思路

被告有機(jī)會(huì)接觸的，可推定被告實(shí)施侵權(quán)行為

閱讀提示：專利與商業(yè)秘密是兩種不同的技術(shù)保護(hù)方式，司法實(shí)踐中常見到將他人技術(shù)秘密“改頭換面”自己申請(qǐng)專利的情形，此時(shí)，如何準(zhǔn)確認(rèn)定被訴專利權(quán)人是否實(shí)施侵犯商業(yè)秘密行為呢？本期，李營(yíng)營(yíng)律師團(tuán)隊(duì)根據(jù)多年來辦理商業(yè)秘密案件的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合人民法院案例庫發(fā)布的一則典型案例，與大家分享此類商業(yè)秘密秘密糾紛案件中法院的審查思路。

裁判要旨：

技術(shù)秘密權(quán)利人證明專利文件披露的技術(shù)方案與其主張的技術(shù)秘密相同或者實(shí)質(zhì)相同且被訴專利權(quán)人在專利申請(qǐng)日前有渠道或者機(jī)會(huì)獲取技術(shù)秘密權(quán)利人的技術(shù)秘密的，可推定被訴專利權(quán)人采取不正當(dāng)手段獲取了該技術(shù)秘密并予以披露的事實(shí)成立。

案情簡(jiǎn)介：

1.原告荷蘭某公司與被告某智能裝備公司均是輪胎成型機(jī)的制造商，兩公司的輪胎成型機(jī)均銷售給相應(yīng)輪胎制造企業(yè)。在被告某智能裝備公司申請(qǐng)并獲授權(quán)的三項(xiàng)涉案專利之前，原告荷蘭某公司研發(fā)完成了涉密技術(shù)，原告在向客戶提供涉案技術(shù)時(shí)明確提出保密要求。

2.被告在成立一年后聘請(qǐng)的兩位員工均曾在原告客戶處有十年以上、二十年左右的任職經(jīng)歷且工作內(nèi)容均與成型機(jī)設(shè)備、生產(chǎn)相關(guān)，該兩名員工入職被告后參與三項(xiàng)涉案專利技術(shù)方案相關(guān)的項(xiàng)目研究。

3.原告認(rèn)為，其在先研發(fā)完成了技術(shù)作為技術(shù)秘密保護(hù)，而被告將原告在先涉密技術(shù)申請(qǐng)為三項(xiàng)專利并獲授權(quán)，侵害了原告的技術(shù)秘密。原告向江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院起訴，請(qǐng)求判令案涉專利權(quán)歸原告所有。

4.某智能裝備公司辯稱，原告主張的在先涉密技術(shù)不構(gòu)成技術(shù)秘密，涉案專利由被告獨(dú)立研發(fā)完成，專利權(quán)應(yīng)當(dāng)歸其所有。

5.2019年12月26日，江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院作出一審判決，駁回原告訴訟請(qǐng)求。原告不服，上訴至最高人民法院。

6.2022年12月13日，最高人民法院二審判決撤銷一審判決，涉案專利權(quán)歸原告所有。

案件爭(zhēng)議焦點(diǎn)：

涉案專利權(quán)是否歸原告所有？

法院裁判觀點(diǎn)：

最高法院認(rèn)為，荷蘭某公司主張的在先技術(shù)構(gòu)成技術(shù)秘密，且其已證明某智能裝備公司在涉案專利申請(qǐng)日之前具有接觸該在先涉密技術(shù)的機(jī)會(huì)和渠道、涉案專利技術(shù)方案與該在先涉密技術(shù)實(shí)質(zhì)相同且該在先涉密技術(shù)已構(gòu)成涉案專利技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。

在此情況下，某智能裝備公司雖主張涉案專利技術(shù)方案由其獨(dú)立研發(fā)，但提交的所謂研發(fā)證據(jù)僅有研究結(jié)論，缺少能夠體現(xiàn)研發(fā)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的過程性技術(shù)資料，不足以體現(xiàn)一項(xiàng)技術(shù)方案的完整研發(fā)過程，并不足以證明其獨(dú)立研發(fā)的主張，更不足以證明其對(duì)涉案專利的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)，故某智能裝備公司關(guān)于其對(duì)涉案專利依法享有權(quán)利的抗辯主張缺乏事實(shí)及法律依據(jù)。

據(jù)此，根據(jù)雙方的舉證及查明的事實(shí)，可以對(duì)某智能裝備公司以不正當(dāng)手段獲取了荷蘭某公司的在先涉密技術(shù)進(jìn)而申請(qǐng)涉案專利并獲授權(quán)的事實(shí)作出認(rèn)定。

綜上所述，最高人民法院判決三案所涉專利權(quán)應(yīng)歸荷蘭某公司所有。

案例來源：

《荷蘭某公司訴某智能裝備公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛案》 [案號(hào)：（2020）最高法知民終661號(hào)]

實(shí)戰(zhàn)指南：

一、專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件中，法院最首要的工作是審查權(quán)利人主張的技術(shù)信息與專利信息是否相同或者實(shí)質(zhì)性相同。

技術(shù)秘密權(quán)利人以侵害技術(shù)秘密作為請(qǐng)求權(quán)基礎(chǔ)，主張有關(guān)專利權(quán)歸其所有的，人民法院在審理過程中應(yīng)當(dāng)審查專利文件是否披露了權(quán)利人主張的技術(shù)秘密或者專利技術(shù)是否使用了該技術(shù)秘密，以及技術(shù)秘密是否構(gòu)成專利技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。因此，對(duì)于原告及代理人而言，在該類案件中最重要的工作之一就是同一性鑒定，通過完成己方技術(shù)與被訴專利的專業(yè)性對(duì)比分析，找到原被告技術(shù)的連接點(diǎn)，從而確定原告方奪取被告申請(qǐng)專利的合理路徑。

二、以侵權(quán)技術(shù)秘密路徑主張專利權(quán)權(quán)屬的糾紛案件中，被告切不可大意，必須自證清白。

最高法院在本案中已經(jīng)亮明態(tài)度，在判斷涉案專利文件是否披露了技術(shù)秘密時(shí)，當(dāng)技術(shù)秘密權(quán)利人提供證據(jù)證明專利文件披露的技術(shù)方案與其主張的技術(shù)秘密相同或者實(shí)質(zhì)相同且被訴專利權(quán)人在專利申請(qǐng)日前有渠道或者機(jī)會(huì)獲取技術(shù)秘密權(quán)利人的技術(shù)秘密的，一般可推定被訴專利權(quán)人采取不正當(dāng)手段獲取了該技術(shù)秘密并予以披露的事實(shí)成立。如被訴專利權(quán)人主張其自行研發(fā)完成了被訴侵權(quán)技術(shù)方案或者被訴侵權(quán)技術(shù)方案具有正當(dāng)來源的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)證明責(zé)任。否則，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告技術(shù)來源于原告，原告應(yīng)當(dāng)擁有被告專利的權(quán)屬。

三、當(dāng)專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件與商業(yè)秘密關(guān)聯(lián)時(shí)，各方當(dāng)事人都應(yīng)該慎重對(duì)待。

根據(jù)我們辦理大量商業(yè)秘密民刑案件的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)一起專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件與商業(yè)秘密案件關(guān)聯(lián)時(shí)，各方當(dāng)事人都應(yīng)該對(duì)此高度重視。對(duì)于原告而言，如果被告將原告的技術(shù)或者在原告技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行了修改調(diào)整申請(qǐng)專利。此時(shí)，專利權(quán)屬糾紛案件就不是簡(jiǎn)單的專利案件，實(shí)質(zhì)上已經(jīng)轉(zhuǎn)為商業(yè)秘密案件，被告實(shí)質(zhì)上是非法獲取并非法披露原告商業(yè)秘密，原告應(yīng)當(dāng)委托具有專業(yè)辦理商業(yè)秘密案件經(jīng)驗(yàn)的律師團(tuán)隊(duì)進(jìn)行處理。因?yàn)?，商業(yè)秘密律師和專利律師辦理案件的經(jīng)驗(yàn)不同，決定了律師處理案件的思路不同。對(duì)于被告而言，如果原告請(qǐng)求權(quán)基礎(chǔ)涉及商業(yè)秘密，被告的攻防思路就不能再按照普通案件處理，而應(yīng)該著重從攻擊原告技術(shù)來源、合法性、是否屬于商業(yè)秘密、原告是否有獲取被告技術(shù)證據(jù)等方面入手。